Im Blogbeitrag “Big-Mac-Entscheidung | Warum Sie Ihre Marke auch benutzen müssen” wurde bereits auf eine Entscheidung aus dem Jahre 2019 eingegangen, in der die Unionsmarke “Big Mac” (Nr. 62638) der Firma McDonald’s gelöscht wurde. Hintergrund war, dass die Wortmarke “Big Mac” nicht rechtserhaltend in der Europäischen Union benutzt worden sein soll. Zumindest waren die von McDonald’s vorgelegten Benutzungsnachweise nach Auffassung des EUIPO nicht ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Marke zu belegen.
Den vorliegenden Blogbeitrag können Sie sich auch in unserem
Podcast Patent, Marke & Co. anhören.
Allerdings vertrat ich schon damals die Auffassung, “dass sich der Burgergigant kein zweites Mal eine solche Blöße geben und im Rahmen der Beschwerde geeignetere Beweismittel zur rechtserhaltenden Benutzung vorlegen wird”. So ist in dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren nunmehr tatsächlich entschieden worden, die Entscheidung der Vorinstanz teilweise aufzuheben. Mithin bleibt die Unionsmarke “Big Mac” zwar nicht für alle, jedoch für viele Waren- und Dienstleistungen weiterhin eingetragen.
Die Entscheidung der Beschwerdekammer ist insofern lesenswert, als dass sehr umfangreich und anhand einer Vielzahl von abgebildeten Beweismitteln auf die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung eingegangen wird. Aufgrund der Vielzahl der enthaltenen Erwägungen sollen nachstehend lediglich drei interessante und ggf. lehrreiche Aspekte der Entscheidung herausgegriffen werden:
Die Unionsmarke “Big Mac” wurde ursprünglich u.a. für Waren der Klasse 9 eingetragen. Konkret lauteten die angegebenen Waren “Speisen aus Fleisch-, Schweinefleisch-, Fisch- und Geflügelprodukten, Fleischsandwiches, Fischsandwiches, Schweinefleischsandwiches, Hühnchensandwiches, konserviertes und gekochtes Obst und Gemüse, Eier, Käse, Milch, Milchzubereitungen, Pickles, Desserts.” Erkennbar wurden sämtliche Waren der Klasse 9 lediglich durch Kommas voneinander getrennt. So sah sich die Kammer zunächst zu einer Interpretation gezwungen, ob sich das vorangestellte “Speisen aus …” auf jede einzelne nachfolgende Ware oder lediglich auf die Waren “… Fleisch-, Schweinefleisch-, Fisch- und Geflügelprodukten” bezieht. So stand beispielsweise die Frage im Raum, ob die Marke für “Speisen aus Milch” oder für das Grundnahrungsmittel “Milch” in Alleinstellung eingetragen ist. Was hier wie Erbsenzählerei klingt, kann relevant bei der Frage sein, ob die Marke rechtserhaltend für eben diese Ware benutzt wurde. Im vorliegenden Fall hat die Kammer die Kommas in der Aufzählung als Semikolons ausgelegt, so dass man von einer Eintragung der Marke “Big Mac” u.a. auch für “konserviertes und gekochtes Obst und Gemüse, Eier, Käse, Milch und Pickles” jeweils in Alleinstellung ausgegangen ist. Hierfür konnte die Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung jedoch nicht nachweisen. Insoweit bleibt die Marke “Big Mac” für die zuletzt genannten Waren weiterhin gelöscht.
Hieraus ist ersichtlich, dass man bei der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu einer Marke, insbesondere bei der Interpunktion, sehr sorgfältig vorgehen sollte. Eine gewisse Unschärfe kann zwar durchaus gewünscht sein, allerdings ist man dann unter Umständen auf eine Interpretation der Kammer angewiesen, die eventuell nicht zum gewünschten Ergebnis und in der Folge zu einer teilweisen Löschung führt.
Neben der Eintragung einer Marke für Speisen der Klasse 9 ist es für Restaurantbetreiber eigentlich obligatorisch, die entsprechende Marke auch für eine weitere Klasse eintragen zu lassen. Genauer gesagt für die “Dienstleistungen eines Restaurants” in Klasse 42. So wurde denn auch die Unionsmarke “Big Mac” ursprünglich für entsprechende Dienstleistungen eingetragen, die beispielsweise die Zubereitung und das Servieren von Speisen und Getränken umfassen können. Während bei Waren die Marke meist unmittelbar an dem Produkt angebracht werden kann, um die Marke ordnungsgemäß zu benutzen, gestaltet sich dies bei unkörperlichen Dienstleistungen schwieriger. Allerdings konnte die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren zahlreiche Benutzungsbelege in Form von Menükarten, Werbeflyern, Screenshots von Werbefilmen und auch Kundenumfragen vorlegen, die eine innige Verbindung zwischen der Marke “Big Mac” und den Restaurantdienstleistungen von McDonald’s offensichtlich machten. So kam die Kammer denn auch zu dem Ergebnis, dass die angegriffene Marke “Big Mac” nicht nur zur Kennzeichnung eines bestimmten Sandwiches, sondern vielmehr auch zur Kennzeichnung der Servicedienstleitungen eines Restaurants zum Einsatz kam. Mithin bleibt die Marke “Big Mac” für die genannten Dienstleistungen eines Restaurants eingetragen.
Restaurantbetreiber mit einer Marke, die sowohl für Speisen als auch für die Dienstleistungen eines Restaurants eingetragen ist, können hieraus lernen, dass man sich nicht nur auf die Benutzung der Marke für die Speisen beschränken darf. Vielmehr muss auch ein Bezug der Marke zu den Dienstleistungen hergestellt werden. Dies kann beispielsweise durch eine entsprechende Nutzung in Werbematerialien oder auch auf dienstleistungsnahen Hilfsmitteln unterstützt werden.
Auch die Beanspruchung einer weiteren Dienstleistung ist für Restaurantbetreiber, die nicht nur ein einzelnes Restaurant betreiben möchten, sondern vielmehr auch eine Lizensierung des Restaurantskonzepts an Dritte anstreben, obligatorisch: Das sogenannte Franchising. Im Rahmen des Franchising lizensiert der Franchisegeber seine Marke, sein Geschäftsmodell, die Geschäftsabläufe etc. an einen Franchisenehmer, der dann seinerseits ein entsprechendes Restaurant einrichten und führen kann. Der Franchisnehmer ist im Gegenzug verpflichtet, entsprechende Lizenzgebühren an den Franchisegeber bzw. Markeninhaber zu entrichten. Nicht überraschend wurde die Marke “Big Mac” daher ursprünglich auch für Franchisedienstleistungen eingetragen, die ebenfalls der Klasse 42 zugeordnet sind. Allerdings hatte McDonald’s hier weniger Glück. So konnten keine oder nur unzureichende Belege vorgelegt werden, die die Marke “Big Mac” in Verbindung mit Franchisdienstleistungen zeigten. Zu diesen Franchisdienstleistungen könnten beispielsweise Franchise-Verträge oder -Angebote zählen. Da diese fehlten, wurde die erstinstanzliche Löschung der Marke “Big Mac” für die entsprechenden Dienstleistungen durch die Beschwerdekammer bestätigt.
Restaurantbesitzer, die eine Marke anmelden möchten, können also grundsätzlich erwägen, die Eintragung auch für die Dienstleistungen eines Franchisegebers vorzunehmen. Man sollte dabei aber zum einen beachten, dass der Aufbau eines funktionierenden Franchising Zeit braucht, während die Benutzungsschonfrist einer Marke lediglich fünf Jahre beträgt. Zum anderen muss darauf geachtet werden, dass die Marke auch in Verbindung mit den Franchisedienstleistungen benutzt wird.
Abschließend ist festzustellen, dass die Fastfoodkette aus den USA in der zweiten Runde nicht erneut auf die Bretter gegangen ist, sondern lediglich mit einer blutigen Nase davonkam. Ob es eine dritte Runde zwischen McDonald’s und der irischen Supermac’s Ltd. geben wird, steht noch nicht fest. Sollte dem so sein, werden wir einen erneuten Blick auf den Kampfverlauf werfen …
